Julio 2020
Marcas: nueva ley federal de protección a la propiedad industrial.
El día 1° de julio de 2020, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, que responde a la necesidad de homologar la legislación nacional en materia de Propiedad Intelectual a los compromisos adquiridos a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC. Esta nueva Ley entrará en vigor 90 días hábiles posteriores a su publicación.
La nueva Ley incorpora principalmente, los siguientes cambios:
EXAMEN DE MARCAS:
Existe la obligación de señalar correo electrónico del titular de la marca en los trámites.
Deberán señalarse los productos y servicios específicos a los que se aplique la marca en una solicitud.
Se deberá indicar una fecha de primer uso de la marca, si la hay. Anteriormente, ese uso se limitaba a México, ahora la Ley ya no lo limita a un territorio.
En marcas nominativas, se debe manifestar de forma expresa que los caracteres se usan en forma estándar.
En el caso de las marcas solicitadas en copropiedad, cualquiera de los cotitulares podrá defender los derechos sobre la marca, salvo que las reglas de uso señalen otra cosa.
Ya no constituye un impedimento para registrar como marca aquellos signos que atenten en contra de los buenos usos y costumbres, se mantiene solo la prohibición de registro de marcas solicitadas de mala fe.
Una vez transcurrido el mes que se tiene para presentar oposición, las solicitudes de marca se sujetarán a un solo examen (forma y fondo).
Como consecuencia del estudio se podrá expedir un solo oficio que incluiría requisitos, impedimentos legales y oposiciones, con un plazo total de 4 meses para contestar y presentar pruebas en torno a la oposición. A falta de contestación, se abandonará la solicitud.
En caso de modificar la marca, aumentar el número de productos o servicios o sustituir o cambiar el producto o servicio señalado en la solicitud inicial, se dará lugar a una nueva solicitud.
Establece la forma de suspensión de una solicitud y cambia en lo siguiente: la suspensión se debe solicitar dentro del plazo de dos meses previsto en el artículo 225 de esta Ley, esto es, no contempla plazo de gracia y se puede suspender también por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.
Terminado el plazo para presentar los alegatos de la oposición (si hay), el Instituto procederá a emitir su resolución respecto a la solicitud de marca.
VIGENCIA DE DERECHOS:
La vigencia de marcas, avisos comerciales y nombres comerciales son 10 años contados a partir de la fecha de concesión, Anteriormente, la fecha de vigencia se contaba a partir de la fecha legal.
MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS:
Se mantienen los principales puntos que caracterizaban a la Ley anterior para la protección de marcas notorias y famosas, con algunas novedades:
La nueva Ley permite la protección de marcas que no necesariamente sean conocidas en México, ampliando la protección a marcas que cuenten con un reconocimiento en el comercio global;
El Instituto le emitirá un oficio de impedimento a la nueva marca solicitada, basada en la existencia de una marca que estime notoriamente conocida o famosa. Este oficio puede ser impulsado por un escrito previo de oposición por parte del titular de la marca notoria o famosa, o bien, bajo la facultad discrecional de la Autoridad;
Se elimina la obligación de presentar como prueba información considerada confidencial, por ejemplo: inversión realizada, volumen de ventas de productos o servicios bajo la marca, valor económico que representa la marca, etc.
MARCAS DE CERTIFICACIÓN:
El titular de la marca de certificación debe verificar constantemente las cualidades o características de los productos o servicios, además de los componentes y el origen geográfico de los mismos.
La persona que solicite una marca de certificación, además de no comercializar los productos o servicios que certifica, debe ser una persona legalmente constituida que acredite la actividad de certificación conforme a su objeto social.
Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, será posible cancelar una marca de certificación cuando su titular:
a) No controle o no pueda ejercer legítimamente el control sobre el uso de la marca.
b) Se involucre en la producción o en la comercialización de cualquier producto o servicio al que se aplique la marca.
c) Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificación, o
d) Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o servicios de cualquier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha marca.
OPOSICION:
Con las reformas a la Ley, la oposición se convierte en vinculante para el IMPI y para las partes involucradas en ella.
Una vez que la solicitud sea publicada en la Gaceta Oficial, se contará con un plazo improrrogable de un mes para presentar oposición, por escrito, acompañada del documento de poder y del pago correspondiente.
Durante el examen de la solicitud, el Instituto informará al solicitante sobre la oposición presentada para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de dos meses, con la posibilidad de dos meses adicionales (cuatro meses). En caso de no contestar la oposición, la solicitud se tendrá por abandonada.
Concluido el plazo para responder la oposición, el Instituto abrirá un periodo de alegatos finales para que, en un plazo de 5 días, tanto el solicitante como el oponente manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, el Instituto procederá a dictar la resolución correspondiente a la solicitud de marca.
El Instituto emitirá una respuesta a la oposición, argumentando los motivos de su resolución.
La oposición no prejuzgará sobre el resultado del Examen que la Autoridad realice a la solicitud, pero el Examinador la debe estudiar y tomar en cuenta.
RENOVACIONES Y DECLARACIÓN DE USO:
Las marcas concedidas a partir del 10 de agosto de 2018, deberán declarar su uso, indicando los productos/servicios específicos a los cuales se aplica. La declaración se presentará ante el Instituto durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. De no presentar la declaración de uso, el registro caducará de pleno derecho.
Se establece que, al momento de presentar la renovación, se deberá declarar bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios se encuentran libre de engaño o mala fe, de lo contrario el IMPI tiene facultades de oficio para iniciar un procedimiento de nulidad en contra del registro.
La solicitud de renovación puede ser presentada seis meses antes o seis meses después de la fecha de vigencia. Asimismo, se deberá declarar el uso de los productos/servicios para los cuales se aplica la marca en México.
El alcance de protección del registro se mantendrá sólo para aquellos productos/servicios que se señalen expresamente en la Declaración de Uso. Esta disposición se aplicaba antes de hecho, ahora se encuentra expresamente contemplada en la ley.
Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro, o en su caso, la caducidad parcial relativa a los productos o servicios que no se encuentren en uso.
En caso de no presentar la renovación, el registro caducará de pleno derecho.
LICENCIAS Y CESIONES DE MARCAS:
Eliminan la obligación de inscribir la licencia para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.
Ahora la persona que tenga concedida una licencia puede defenderla aunque no esté inscrita en el IMPI
Se puede presentar consentimiento para romper la liga que establece el IMPI para efectos de cesión de marcas. No será aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos. El IMPI resolverá buscando que no se induzca al error al público consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.