Pioneros del Patent Prosecution Highway

La Oficina Mexicana de Patentes y Marcas (IMPI) ha aceptado, durante décadas, los resultados del examen de fondo de solicitudes con prioridades estadounidenses, europeas y japonesas, y ha solicitado que las reivindicaciones de las solicitudes de patente mexicanas se enmienden para que coincidan con las otorgadas en las patentes correspondientes de EE. UU., EP o JP.

Además, el IMPI generalmente hace seguimiento de la tramitación extranjera —principalmente la llevada a cabo ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP)—, incluyendo el arte previo citado en la etapa internacional, y rechaza las reivindicaciones pendientes a la luz del arte previo citado en dicha tramitación estadounidense o europea.

Por lo tanto, si se citó arte previo en el caso de EE. UU. o EP, es muy probable que ese mismo arte previo sea citado en la solicitud mexicana, con argumentos similares o adaptados conforme a la legislación y criterios del IMPI.

En consecuencia, enmendar las reivindicaciones conforme a la solicitud extranjera correspondiente ya otorgada suele acelerar la solicitud mexicana hacia su concesión. Puede presentarse una solicitud divisional para intentar obtener un alcance de protección más amplio, similar a la práctica de continuación en EE. UU.

Sin embargo, esperar un Oficio de Acción y enmendar las reivindicaciones conforme a lo permitido en el caso extranjero puede tomar alrededor de dos (2) años o más tras ingresar a la Fase Nacional Mexicana.

El IMPI ha firmado programas de Patent Prosecution Highway (PPH) con la USPTO, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Portugal (INPI) y, más recientemente, con la Oficina Europea de Patentes (OEP).

Ahora que México se ha integrado al Patent Prosecution Highway (PPH), los solicitantes de EE. UU., España, Japón, Corea, China, Canadá, Singapur, Portugal y la Unión Europea pueden beneficiarse de una concesión expedita de la solicitud mexicana, en cuestión de meses tras ingresar a la Fase Nacional.

Es práctica común que se presente una solicitud no provisional en EE. UU. junto con la solicitud PCT, por lo que la tramitación de dicha solicitud suele concluirse cerca del plazo de 30 meses que otorga el PCT para ingresar a la Fase Nacional Mexicana. Por ello, en muchas ocasiones, al momento de presentar la Fase Nacional, la patente estadounidense ya ha sido otorgada.

El alcance de este precepto es cuestionable, dado que la "sanción" de no poder aplicar las acciones mencionadas por el simple hecho de no haber incluido alguna de las leyendas referidas resulta completamente desproporcionada, lo cual contradice lo establecido en el Artículo 22 de nuestra Carta Magna, que señala que la gravedad de una pena debe ser proporcional al acto ilícito cometido y al grado en que se afecta el bien jurídico tutelado.

La publicación de una solicitud mexicana ocurre aproximadamente 18 meses después de su presentación, o a partir de la fecha de presentación de la prioridad reclamada. Dado que las Fases Nacionales de solicitudes PCT ingresan 30 meses después de la solicitud original, la publicación de las solicitudes PCT ocurre unos meses después de completar las formalidades y, si estas se cumplieron al momento de ingresar la Fase Nacional, unos meses después de dicho ingreso.

En otras palabras, la publicación puede ocurrir en un plazo de entre cuatro (4) y ocho (8) meses después de presentar la solicitud de Fase Nacional ante el IMPI.

Aunque la solicitud PPH puede presentarse antes de la publicación de la solicitud mexicana, el momento más adecuado para hacerlo es una vez que la solicitud haya sido publicada, es decir, una vez cumplidas las formalidades. Las solicitudes PPH pueden presentarse en cualquier momento antes del inicio del examen de fondo. Por lo tanto, si se ha obtenido una patente o un Aviso de Concesión en cualquiera de las legislaciones mencionadas, o si se ha emitido un Oficio de Acción indicando que al menos una reivindicación es patentable, puede solicitarse el PPH ante el IMPI, siempre que el examen de fondo de la solicitud mexicana aún no haya iniciado.

La solicitud PPH procederá hasta su concesión si:

(a) la solicitud MX es una solicitud bajo el Convenio de París o una solicitud de Fase Nacional que reivindica válidamente una prioridad de EE. UU., JP, ES, KR, CN, CA, SG, PT o EP; (b) la solicitud MX es una solicitud bajo el Convenio de París o una solicitud de Fase Nacional que reivindica válidamente una prioridad PCT sin reivindicación de prioridad previa; (c) la solicitud MX es una solicitud de Fase Nacional que no tiene reivindicación de prioridad.

En consecuencia, el IMPI debe verificar que existe una relación entre la solicitud mexicana y la patente otorgada en EE. UU., JP, ES, KR, CN, CA, SG, PT o EP. Por ejemplo, la solicitud mexicana podría enmendarse para que coincida con las reivindicaciones de una continuación o divisional estadounidense, siempre que mantenga una relación con la solicitud/patente original. Para tal efecto, el abogado mexicano debe señalar en la solicitud PPH la relación entre la solicitud mexicana y la patente extranjera.

Asimismo, debe presentarse una enmienda a las reivindicaciones pendientes, es decir, las reivindicaciones de la solicitud mexicana deben modificarse para que coincidan con las que serán otorgadas. Aunque no se requiere una coincidencia exacta, el IMPI generalmente prefiere que reflejen fielmente las reivindicaciones permitidas, a fin de simplificar la tramitación. Según los programas PPH, las reivindicaciones patentables deben tener "correspondencia suficiente", lo cual el IMPI interpreta como que las reivindicaciones tienen el mismo alcance o uno similar; en otras palabras, deben enmendarse para contener las mismas características técnicas que son novedosas e inventivas frente al arte previo. Las reivindicaciones que correspondan a una categoría distinta a las que están siendo concedidas en el extranjero no se considerarán con "correspondencia suficiente" y probablemente darán lugar a un Oficio de Acción.

El abogado mexicano también debe proporcionar al IMPI una tabla de correspondencia de reivindicaciones, en la que cada reivindicación presentada debe correlacionarse con una reivindicación previamente presentada, en caso de que exista tal relación.